한국일보 1월 14일자 1면

기사에 대한 ETRI 입장

 

1. <<한국전자통신연구원(ETRI)이 노키아, 애플 등 전세계 23개 휴대폰 제조업체를 상대로 1조원대 특허 침해 소송을 진행하면서 국민의 혈세로 개발한 기술 특허를 통째로 외국 업체에 넘긴 것으로 드러났다. >>

기사 中

“ETRI가 특허 소송관련특허를 외국 업체에 통째로 넘겼고,” 에 대하여

o ETRI가 소송관련 특허를 외국에 통째로 넘겼다는 보도는 잘못 보도된 것이고, ETRI는 여전히 법정 소유권을 보유하고 있다. ETRI는 SPH를 통해 소송을 보다 효율적으로 진행하기 위해 특허소송을 대행할 수 있는 권한을 부여했을 뿐이지 법정 소유권은 ETRI가 소유하고 있다.

o 소송비용을 전부 SPH에서 부담하고, 그 수익을 쌍방이 배분하는 성공보수 조건부 계약(Contingency Fee-Based Agreement)방식의 계약은 대기업을 상대로 소송을 할 때, 소송 Risk를 줄이기 위하여 미국 대학및 연구소에서 통상적으로 사용하고 있는 방식이다.

 

2. “ETRI는 자신이 보유한 이동통신관련 표준기술 특허 7건에 대해서는 더 이상의 권리를 주장할 수 없다”에 대하여

o SPH는 계약에 따라 ETRI를 대행하여 소송 당사자로서 활동을 할 수 있지만, 소송 진행과정에서의 모든 결정 권한은 ETRI가 여전히 보유하고 있다. SPH는 헐값으로 또는 ETRI 동의 없이 임의로 라이센스를 줄 수 없다. 따라서 ETRI는 여전히 권리를 주장할 수 있다.

 

3. “ETRI는 소송에서 이겨도 수익금은 SPH가 챙긴 뒤 일부만 ETRI가 받게 된다”에 대하여

o ETRI가 SPH에게 허여한 전용실시권은, SPH는 ETRI를 대행하여 특허소송을 진행하되, 소송 비용은 SPH가 전액부담하고 소송에서 발생한 수익의 상당부분(70%까지)을 ETRI에게 환원하도록 명시되어 있다.

o 따라서, SPH는 소송 과정에서 발생하는 모든 비용을 부담하되, 승소에 따라 수익금이 발생할 경우 그 일부를 받게 된다.

o 미국에서 소송 경험이 없는 ETRI로서는 소송비용 부담을 줄이고, 소송 경험이 많은 SPH와 협력함으로써 소송 패소의 위험을 줄일 수 있기에 SPH를 대행시켜 소송을 진행하게 되었다.

 

4. “ETRI가 SPH와 계약을 한 과정도 석연치 않다”에 대하여,

o 본 계약을 추진하는 과정에서, 국내 굴지의 로펌에 의뢰하여 모든 계약 조건은 사전에 면밀히 검토하여 진행하였기 때문에 ETRI에는 절대로 불리한 계약이 아님은 명확하다

 

5. “전용실시권은 특허권을 양도한 것과 같다”에 대하여,

o 전용실시권은 계약당사자간에 협의 따라 그 조건을 얼마든지 달리 정할 수 있으며, ETRI가 SPH에게 허여한 전용실시권 계약은, ETRI가 여전히 소유권을 보유하고 있기 때문에 언론에 보도된 것 같이 특허권을 양도된 것이라고는 볼 수 없다.

 

6 “세금으로 운영하는 국책연구기관은 물론, 기업에서도 있을 수 없는 계약”에 대하여

o 기업에서도 비즈니스 측면을 고려하여 필요시 매각도 하고, 다른 대학이나 출연연의 경우에도 필요시 전용실시권 계약을 통해 연구성과의 활용을 극대화하기 위해 노력하고 있다.

 

현재, 많은 해외기업들과 소송 및 계약조건 협상이 진행되고 있는 중이라, 국익을 고려하여 보다 상세한 내용을 밝혀드릴 수 없는 점을 양해하여 주시기 바랍니다.

ETRI는 정부출연연구기관으로서 국익을 위해 최선의 노력을 다할 것이므로 기자님 여러분의 많은 응원과 지지를 부탁드립니다.

감사합니다.

 

■ 보충 자료

Q: 왜 ETRI는 SPH에 단순히 소송대리권한만을 위임하지 않고, 전용실시계약을 체결했는가?

A: 소송비용을 부담할 능력이 없거나 소송 실패시 발생하는 엄청난 재정적 위험부담을 회피하고자 하는 개인 발명가, 소기업, 대학, 연구소 등은 성공보수 조건부 계약(Contingency Fee-Based Agreement)을 통해 특허침해소송을 진행하는 경우가 매우 빈번합니다.

성공보수 조건부 계약에 따르면, 소송대리회사가 모든 소송비용을 부담하므로, 특허권자는 소송실패에 따르는 재정적 위험부담 없이 승소시의 로열티 수입 획득만을 기대할 수 있게 되며, 소송대리회사는 성공보수금 명목으로 로열티 수입의 일부를 분배받게 됩니다.

ETRI와 SPH간의 전용실시계약도 실질적으로 이러한 성공보수 조건부 계약에 해당하기 때문에, 소송 진행에 따른 모든 중요한 결정은 ETRI의 의사에 따라 이루어지고 있는 등 특허권자로서의 ETRI의 권리가 충분히 보장되고 있습니다.

다만, 그 형식에 있어서 전용실시권계약의 형태를 취하고 있는 이유는 다음과 같습니다.

첫째, 아직 해외특허소송을 위한 경험과 자원이 부족한 ETRI 입장에서 보다 효과적인 소송 진행을 위해 선택한 방법입니다. 즉, 사소한 실수가 치명적 결과를 초래할 수도 있는 특허소송에서 다양한 소송 경험을 가진 소송전문회사를 당사자로 함으로써 경험이 부족한 ETRI의 단점을 보완하여 소송의 성공가능성을 높일 수 있습니다. 또한, 소송 당사자로서 제출해야 하는 엄청난 분량의 소송자료의 준비 및 증인심문 등을 위한 법원출석과 같은 부담을 줄일 수 있습니다.

 

둘째, 소송대리회사로부터 소송의 승패 여부와 무관하게 선수금 및 연간 최저로열티 등의 지속적인 수입을 보장 받을 수 있습니다. 이는 소송에서 승소해야만 비로소 특허권자에게 분배되는 수입이 발생하는 통상의 성공보수 조건부 계약에 비해 분명 특허권자에게 더 유리한 조건입니다.

결론적으로, ETRI의 미국특허소송은 그 외형상 전용실시권계약에 의하고 있으나, 실질적으로는 통상적인 성공보수 조건부 계약에 따라 진행되고 있으며, 소송진행에 따른 특허권자로서의 권리도 충분히 보장되고 있습니다.  

■ 별첨 : 한국일보 1월 14일 기사 원문 내용

 

｢'1조원대 특허‘ 美社에 넘겼다｣  

＊국책연구기관인 한국전자통신연구원(ETRI)이 국책연구기관인 한국전자통신연구원(ETRI)이 노키아, 애플 등 전세계 23개 휴대폰 제조업체를 상대로 1조원대 특허 침해 소송을 진행하면서 국민의 혈세로 개발한 기술 특허를 통째로 외국 업체에 넘긴 것으로 드러났다. 따라서 ETRI는 관련 특허 소송에 이겨도 수익의 일부만 챙기고, 향후 기술 사용허가 등 관련 특허권도 단독으로 행사할 수 없게 됐다. 특히 정부도 이 같은 내용을 이미 보고 받았던 것으로 알려졌다.

13일 관련 업계에 따르면 ETRI는 2006년 4월에 미국 특허 관리 업체인 SPH아메리카(이하 SPH)와 이동통신 관련 표준 기술특허 7건에 대해 '전용 실시권' 계약을 체결했다. 전용 실시권이란 관련 소송뿐 아니라 해당 특허의 사용 및 판매 등 제반 권리를 위임하는 것이다. 따라서 ETRI는 자신이 보유한 이동통신관련 표준 기술특허 7건에 대해서는 더 이상 권리 주장을 할 수 없다.

ETRI 관계자는 "계약서 문구상 SPH가 관련 권한을 독점하는 것으로 돼있지만 별도 조항을 통해 ETRI와 협의를 거쳐 일을 할 것"이라며 "ETRI 역시 단독으로 기술 수익료를 받거나 사용을 허가하는 등 권리 행사는 할 수 없다"고 말했다.

결국 노키아와 애플 등 외국계 23개 휴대폰 제조사들을 상대로 한 소송에서 이겨도 수익금은 SPH가 챙긴 뒤 일부만 ETRI가 받게 된다. ETRI 관계자는 "비율을 공개할 수 없지만 승소에 따른 수익을 SPH와 나누기로 계약했다"며 "국책연구기관의 한계상 국제 법률 문제를 진행할 수 없기 때문에 어쩔 수 없이 취한 방법"이라고 말했다. ETRI는 내부에 변리사와 지적재산권팀은 있지만 법률 전담조직은 없다.

ETRI가 SPH와 계약을 한 과정도 석연치 않다. ETRI 관계자는"국내에 국제 특허 관리 업체가 없기 때문에 국내 최대 법무법인의 자문을 구한 뒤 당시 정보통신부와 협의해 SPH를 선정했다"며 "계약서 내용도 정통부에 알렸다"고 말했다. 재미동포 안치용씨가 운영하는 블로그'시크릿 오브 코리아'(andocu.tistory.com)에 따르면 SPH 아메리카는 한국 특허청 심사관이었던 박충수씨가 설립한 것으로 알려졌다.

국내 특허전문 변호사들은"전용 실시권은 계약 내용에 따라 특허권을 양도한 것과 같다"며"세금으로 운영하는 국책 연구기관은 물론, 기업에서도 있을 수 없는 계약"이라고 지적했다.

더욱이 ETRI는 국민의 세금으로 운영되는 만큼 소송 수익금 및 특허료 등의 분배비율 등의 내역을 당연히 공개할 의무가 있다. 그러나 ETRI측은"계약 관계상 자세한 내용을 밝힐 수 없다"고 밝혔다. 

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